LEGO obtient le transfert de shahrlego.com suite à un usage abusif de sa marque

Le Requérant, LEGO Holding A/S, a engagé une procédure UDRP contre le Défendeur, mohammad hossein askari, payshkaran, concernant le nom de domaine <shahrlego.com>. Le Requérant a affirmé que l’enregistrement n’était pas autorisé et qu’il était spécifiquement conçu pour exploiter sa marque de renommée mondiale afin d’attirer les internautes vers un site web semblant être une entité officielle ou autorisée, sans aucun fondement juridique pour ce faire.

Fondements du transfert du domaine

1. Le domaine intègre l’intégralité de la marque déposée du Requérant, associée au mot persan « shahr », qui se traduit par « ville ». Cette combinaison spécifique reflète l’une des gammes de produits les plus célèbres du Requérant, créant un lien direct dans l’esprit des consommateurs entre le site web et la marque officielle.
2. Le Défendeur n’a jamais reçu de licence ni d’autorisation d’utiliser la marque dans un nom de domaine ou pour toute activité commerciale. Rien n’indique que le Défendeur ait jamais été communément connu sous ce nom ou qu’il ait établi une réputation indépendante sous ce titre avant l’enregistrement.
3. Le site web associé au domaine était utilisé pour promouvoir des produits identiques à ceux du Requérant. En s’appuyant sur un nom célèbre pour générer du trafic vers une plateforme commerciale, le Défendeur a cherché à tirer profit de la réputation de la marque pour détourner des clients potentiels vers son propre site.

Indicateurs d’un enregistrement trompeur

Le choix d’un domaine faisant spécifiquement référence à un thème de produit majeur suggère une connaissance claire des activités commerciales du Requérant. L’absence de mention d’exclusion de responsabilité apparente sur le site web pour clarifier l’absence de toute affiliation officielle souligne davantage une stratégie visant à capitaliser sur l’erreur de l’utilisateur ou la reconnaissance de la marque à des fins lucratives. L’enregistrement d’un nom aussi distinctif et célèbre par une partie non liée indique généralement une intention de perturber la présence du Requérant sur le marché.

Protéger l’intégrité de la marque sur les marchés mondiaux

Cette affaire souligne la nécessité pour les marques de surveiller les enregistrements internationaux de noms de domaine qui combinent des marques avec des termes descriptifs dans diverses langues. Même lorsqu’un domaine comprend des composants non anglophones, l’identité fondamentale reste protégée si l’usage implique un lien erroné. Pour les entreprises, la leçon stratégique à retenir est qu’une application active des droits est vitale pour empêcher des tiers d’exploiter le capital de la marque pour héberger des environnements de vente non autorisés.
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